几个常用的专利申请策略 ——从武汉病毒所申请瑞德西韦用途专利谈起

作者：黄鑫 来源： 时间：2020-03-02 点击次数：2328次

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2020年02月04日，中国科学院武汉病毒研究所在其官网上发布消息表示，基于对新型冠状病毒药物筛选的研究成果，已于01月21日申报了瑞德西韦抗2019新型冠状病毒的专利。这一消息一经公布，立即引起了广泛的关注和讨论。虹桥IP公众号的上一篇文章《从瑞得西韦国内发明专利申请浅谈药物的用途专利申请》，就武汉病毒所申请上述专利是否合法、专利申请的授权前景等热点问题进行了剖析。作为这一话题的延续，本文从如何合理使用专利申请策略的角度，谈谈瑞德西韦新用途专利申请给予我们的启示，有哪些可供申请人借鉴的地方。

策略一 尽早申请专利 重视优先权的使用

武汉病毒所的上述专利申请涉及到药物这种特殊的产品。众所周知，为了验证药品的有效性和安全性，需要进行非常繁杂的实验，从分子水平、细胞水平、动物水平直至用于人体的临床实验，这将导致药品的研发周期非常漫长。有人曾经作过统计，从发现苗头到药品真正能够上市，平均要耗费10年左右的时间。我国专利法对专利申请采用的是绝大多数国家所采用的原则，即“先申请制”原则，如果等到大部分实验都完成再申请专利，无疑会存在很大的被他人抢先申请专利的风险。同时，即便没有他人申请类似的专利，在漫长的研发过程中，也有可能出现大量的现有技术，对专利授权产生不利影响。

从武汉病毒所在其官网上发布的消息可以得知，申请专利时发明人所作的研究还仅限于细胞水平的药效验证：

 

可见，在实验结果出现了积极的苗头，发现瑞德西韦可能具有抗新型冠状病毒的潜力后，申请人即刻申请了专利。而在专利申请日之后仅10天左右，美国的研究机构就公布了将瑞德西韦用于治疗新型冠状病毒的感染。这也提示专利申请人，越是对于研究者众多、竞争激烈的技术领域，越要有超前的专利申请意识。

当然，有的申请人会存在顾虑：在实验数据并不完善的情况下申请专利，可能在审查阶段被审查员，授权后被无效宣告请求人质疑实验的证明力，影响专利申请的授权，专利的确权。对此，申请人可以考虑使用优先权策略，即首先以尚不完善的技术资料提交临时申请，待一年内完成进一步的验证实验后，再以该临时申请为优先权基础，提交正式的专利申请。这样既获得了较早的优先权日，又能够提供更为全面的实验结果用于审查，一举两得。尤其是对于药物领域需要进行大量实验验证的申请来说，优先权是一种非常重要的策略，灵活运用，往往能够为申请人带来不少的方便。

策略二 申请日后再披露相关的技术信息 避免拔高现有技术水平

根据在公开资料中查询的结果，新型冠状病毒的基因序列最早由上海市公共卫生临床中心登记在GenBank数据库，GenBank数据库中该基因序列公开文件上显示公开日期为2020年1月23日，该日期与中科院官方网站信息“2019新型冠状病毒资源库2020年1月22日正式发布”的信息吻合（参见：董佳. 喧闹后的冷思考，高价值专利就在眼前——也谈武汉病毒所瑞德西韦用途专利[EB/OL]. 2020-02-08）。

此外，最早对新型冠状病毒进行分析，公开新型冠状病毒进入细胞的受体与SARS-CoV一样、均为ACE2这一消息的，也是武汉病毒所，公开日期为2020年1月23日。

换句话说，在瑞德西韦新用途专利申请的申请日2020年1月21日以前，新型冠状病毒的基因序列和感染机制对于公众来说都是完全未知的。在这一前提下，申请人将瑞德西韦应用于一种前所未有的病毒感染，且取得了较好的效果，需要付出大量的创造性劳动，该专利申请的创造性是有可能被审查员认可的。

我们换个角度来思考，假设武汉病毒所在专利申请日之前向公众披露了病毒的基因序列以及感染机制，在这种情况下，现有技术的水平将被大幅拔高。对于一种结构已知、感染机制也被掌握的病毒感染，筛选出药物所需付出的工作量会明显减少，相应地，上述瑞德西韦新用途专利申请的创造性被认可的难度会增大很多。

可以看出，武汉病毒所对于研究结果的公开时机、申请专利的时间节点都卡得很合适，其对于专利申请策略的使用是非常纯熟的，值得申请人借鉴。

策略三  重视从属专利申请

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第43条规定：在后获得专利权的发明或实用新型是对在先发明或实用新型专利的改进，在后专利的某项权利要求记载了在先专利某项权利要求中记载的全部技术特征，又增加了另外的技术特征的，在后专利属于从属专利。实施从属专利落入在先专利的保护范围。

下列情形属于从属专利:

（1）在包含了在先产品专利权利要求的全部技术特征的基础上，增加了新的技术特征；

（2）在原有产品专利权利要求的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途；

　　（3）在原有方法专利权利要求的基础上，增加了新的技术特征。

有人认为，从属专利的实施必须依赖于在先专利，因此申请或保护的价值非常有限。其实不然，在有些情况下，从属专利往往能发挥出巨大的作用。就武汉病毒所的这件专利申请而言，它属于从属专利的第二种情况“在原有产品专利权利要求的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途”，当然地，如果武汉病毒所要实施其技术方案，需要得到产品专利权人吉利德科学公司的许可。但反过来考虑，如果吉利德要将瑞德西韦用于新型冠状病毒感染的治疗并从中获利，那么也需要得到从属专利权人武汉病毒所的许可（假设其专利获得授权），即双方形成交叉许可的关系。此时，从属权利人至少就获得了一个谈判许可费的筹码，从而避免在先权利人漫天要价的情况。尤其在面对新型冠状病毒感染这样一种大型传染病的时候，依靠该从属专利权能够节省的费用是不可小觑的。或者，还可以像武汉病毒所这样，在专利局按照正常流程公布专利申请内容以前，择机适时公开其专利申请信息，主动寻求与在先专利权人的合作。

最后，别忘了，根据《专利法》第五十一条的规定，一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。可见，《专利法》还对从属专利设置了特定的强制许可措施；必要的时候，从属专利完全有可能成为一件利器。

 

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