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涉外专利申请途径和利弊

作者:张小丽 来源: 时间:2019-10-29 点击次数:2244


 

 接触过专利的人可能都知道专利具有时间性、地域性和独占性的特点,所谓时间性是指专利在一段时间内有效,所谓地域性是指专利在一定区域内有效,所谓独占性是指专利权人或许可人能够实施,其他人未经许可实施则视为侵犯专利权。今天我们主要来说说与专利地域性相关的事宜。

 专利的地域性,直白的可以理解为:想要在中国获得专利保护,必须要在中国获得专利权,想要在美国获得专利保护,必须要在美国获得专利权,想要在欧洲获得专利保护,必须要在欧洲获得专利权,以此类推。切记,没有所谓的国际专利,因为国际上没有一个公认的机构来受理、审查、批准专利。只有国际专利申请,指的就是下面的两种申请途径。

 那么,中国单位或个人如何在除中国以外的其它国家或地区申请专利呢?现在一般采用途径有两种:《专利合作条约》(简称PCT)或《保护工业产权巴黎公约》(简称巴黎公约),这两种途径有什么不同,各自又有什么利弊呢,现在我们就从以下几个方面详细了解一下。

(一)时间程序方面

   1、PCT途径

  PCT途径分PCT国际申请和PCT国家申请两个阶段。

1)PCT国际申请。一个途径是通过国际知识产权局,申请人首先向国家知识产权局提交了一件专利申请,提交申请当日为申请日,该申请日也是PCT国际申请的优先权日。从优先权日起12个月内应提交PCT国际申请,超过12个月有2个月恢复期,可通过恢复优先权向国家知识产权局提交PCT国际申请,但今后PCT国际申请进入国家阶段时,有些国家阶段不接受恢复优先权,例如中国。从优先权日起22个月内可启动国际初步审查程序,从优先权日起30个月内提交PCT国家申请,有些国家或地区可延长1-2个月进入。

 另一个途径是直接提交PCT国际申请,申请人也可以不向国家知识产权局提交专利申请,直接提交PCT国际申请,自国际申请日起30个月内提交PCT国家申请,有些国家或地区可延长1-2个月进入。

 在进入国家之前的阶段称为PCT国际阶段,进入国家之后的阶段称为PCT国家阶段。 

2)PCT国家申请。自国际申请日起按照上面规定的时间申请进入国家阶段,比如,自国际申请日起30个月内向美国、日本、欧洲等请求进入。

 2、巴黎公约途径。

 巴黎公约不像PCT申请那样分为国际阶段和国家阶段,巴黎公约途径只有国家阶段,应自最早优先权日起算12个月内提交国家申请。就是说,选择了巴黎公约申请国外专利,在优先权的12个月内,需要将专利申请直接递交所要申请的国家,如选定国美国、日本、印度或组织欧洲。

 3、申请涉外专利的保密要求

1)提交PCT国际申请

直接向国家知识产权局提交PCT国际申请的,视为同时提出了保密审查请求,无需另外提交《向外国申请专利保密审查请求书》。

2)通过巴黎公约向外国申请专利

  通过巴黎公约向外国申请专利的,应向国家知识产权局提交《向外国申请专利保密审查请求书》,经国知局审查后认为不涉及国家安全或者重大利益需要保密的,申请人可以就该发明创造向外国申请专利。

  以上可以看出,PCT途径进入国家阶段的时间更长,申请人有更充足的时间准备针对不同国家/地区的选定局的专利申请文件、筹备资金、观察产品和技术的市场发展动向,其间可以得到国际检索报告,评价得到专利权的可能性,当然相对需要的等待、审查、授权时间就更长。巴黎公约途径则省去国际阶段的等待时间,可以更快的进入国家阶段,授权时间可能短些。

(二)审查程序方面

  1、PCT国际阶段

  如果说已经向国家知识产权局提交的专利申请,即优先权申请,应从优先权日起12个月内需提交PCT国际申请,提交后国家知识产权局会对该申请进行审查,自收到检索本之日起3个月或者自最早优先权日起9个月内作出国际检索报告及其书面意见,该检索报告中会指出该申请是否具有新颖性、创造性和实用性。申请人可根据国际检索报告的意见、申请的具体情况、进入国家阶段的需求、资金筹备、市场发展动向等各方面因素考虑是否启动PCT国际初步审查程序。国际初步审查程序应自最早优先权日起22个月内提出,申请人在初步审查程序中应尽可能提交修改文件及意见陈述,积极与审查员进行沟通以充分利用该程序。启动国际初步审查程序后,国家知识产权局会自最早优先权日起28个月内作出专利性国际初步报告,该报告可理解为国知局的第二次出具的审查意见。

 国际检索报告的结论与专利性国际初步报告的结论可能相同也可能不同。需要说明的是,国际初步审查程序是一个可选程序,无论国际检索报告结论如何,国际初步审查程序可选择,也可不选择。申请人应根据实际需求考虑,例如:国际检索报告是具备新颖性、创造性和实用性的,就没必要提初审请求,如国际检索报告没有新颖性、创造性和实用性,可考虑提交初步审查程序请求再一次出具审查意见。然后结合国际检索报告和专利性国际初步报告的结论考虑是否在30个月进入具体国家。

 PCT国际阶段可视为国家阶段的初审程序。

 2、PCT国家阶段

 按照进入国的专利法进行审查,进入美国就按美国的专利法审查。

 3、巴黎公约

 对于巴黎公约而言,只有进入具体国家阶段的程序,当然不会有任何国际检索报告或专利性国际初步报告等。后续进入国家阶段以后,两者没有其他区别。按照按照进入国的专利法进行审查。

(三)价值方面

  1、PCT

 上面说到,PCT国际申请至少会有国际检索报告,甚至还会有专利性国际初步报告,报告中会指出该申请是否具有新颖性、创造性和实用性,那么申请人可参考报告结论,决定是否需要将该申请进入具体的国家或地区;并且,此时PCT国际申请中所要求的中国优先权申请大多也进行了二年多的审查,可能已收到审查意见通知书、授权通知书或者驳回决定,这也能够给是否需要进入具体国家或地区提供参考,有这两三方面的参考,可以一定程度上降低风险、节约时间和费用。

2、巴黎公约

巴黎公约程序不会有类似国际阶段的报告作为参考,中国优先权申请在12个月内一般也没有收到审查意见通知书、授权通知书或者驳回决定,就无法给进入具体国家或地区提供任何参考,这样有可能会增加风险、浪费时间和资金。

(四)费用方面

 1、PCT

 PCT国际阶段需要缴纳费用,因申请文本篇幅不同而不同,若没有超页附加费,国际申请官费约11000元人民币,国际初审请求官费约3000元人民币。巴黎公约没有该阶段,则不会花费该费用。但是由于PCT国际阶段可以对优先权申请文本进行修改,某些缺陷可以在该阶段进行修改,可以避免后期在国家阶段答复审查意见时修改,减少国家阶段审查意见的次数和难度。而且进入国家阶段的费用较高,特别是欧洲、美国、日本等发达国家,如进入的国家较多,则费用更高,采用PCT途径就可能避免这部分费用的产生。

 2、巴黎公约

 巴黎公约没有国际阶段,就只能在进入国家阶段答复审查意见时进行修改,从而可能会花费更高。同时,申请人如果选择进入的国家较多,通过采用巴黎公约途径需要在12个月内筹集资金、准备译文和其他申请文件,时间较为仓促,而通过PCT途径则有更充分的时间做准备。

 通过以上比较,如果选择进入国家的较多,PCT途径更为合适。如果选择进入的国家较少,例如只有1-2个国家,或许巴黎公约途径更为合适。

(五)语言方面

 1、PCT

 PCT国际申请文本可提交中文,如果对中国优先权申请文本没有任何修改,可直接提交中国优先权申请文本,获得的也是中文的国际检索报告和专利性国际初步报告做参考。当决定进入国家阶段时再准备相应国家的官方语言译文.

 2、巴黎公约

 巴黎公约需直接提交相应国家的官方语言译文。如果通过巴黎公约一次性进入多个国家,同时这些国家官方语言都不同,就会在短期内花费大量翻译费,同时准备的时间仓促,会增加申请人的资金压力和发明人的工作压力。

 所以,如果选择进入的国家较多,或许PCT途径更为合适。如果选择进入的国家较少,例如只有1-2个国家,或许巴黎公约途径更为合适。

(六)类型方面

 1、PCT

 PCT途径只能申请发明和实用新型.

 2、巴黎公约

 巴黎公约途径可以申请发明、实用新型和外观设计。需要注意的是,申请外观设计的优先权期限只有6个月,而非12个月。

 以上就是PCT途径和巴黎公约途径的不同和利弊,相信大家对PCT途径和巴黎公约途径都有了些了解,至于选择什么途径进入具体国家或地区,申请人可根据自身情况而定。

 对于PCT国际申请的具体流程,大家可进一步阅读本公众号2018.9.28发表的《你想要的「PCT国际申请各阶段的流程和时限」在这里》这篇文章,里面详细地记录了PCT国际申请的相关流程。

 

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