发明专利在实质审查过程中的遇到的各类审查意见（一）

作者：郝迎宾 来源： 时间：2019-12-31 点击次数：3620次

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随着专利质量提升工程的实施，专利审查的要求也在高质量进行。下面，就发明专利在实质审查过程中可能会遇到的各类审查意见谈谈如何理解和答辩。

发明专利申请的审查分为初步审查和实质审查两个阶段。

初步审查意见

发明专利申请的初步审查主要是审查申请文件是否属于《专利法》规定的不能授予专利权的客体、专利申请文件是否齐全以及申请文件的形式是否符合规定。一般来说，在专利代理师的帮助下，发明人或申请人所提交的发明专利申请文件均能通过发明专利的初步审查。

实质审查意见

发明专利的实质审查相对于初步审查则要求申请的发明专利有更高的要求，参考《专利法实施细则》第五十三条第二款的规定，其给出了第一种发明专利申请经实质审查应当给予驳回的情形，具体是指：申请属于《专利法》第五条、第二十五条规定的情形，或者依照《专利法》第九条的规定不能取得专利权的。

《专利法》第五条规定：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违法法律、行政法规的规定获取或者利用遗传再远，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

针对《专利法》第五条的规定，笔者在处理发明专利申请过程中，目前还没遇到过，可见，发明人或申请人都能在社会基本公德的约束下，都不会去越过道德底线，从而在专利上获取自身利益，当然，国家知识产权局也不会去对上述情形的专利申请进行授权。

《专利法》第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

针对《专利法》第九条的规定，大多数发明人和/或申请人能够从字面的意思很明确的理解该法条的具体涵义，一般情况下，申请人会根据自身的需求，在同一天提交发明和实用新型，以实现专利的价值和进行一些专利市场布局，此处笔者不过多进行延伸。

《专利法》第二十五条规定：对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物的品种；

（五）用原子核变换获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

针对《专利法》第二十五条的规定，笔者接触最多的就是（二）智力活动的规则和方法，其余几种情况发明人和/或申请人根据自身认知情况一般涉及的非常少。

针对（二）智力活动的规则和方法，笔者提供一个参考案例，申请号为201510903638.0，发明名称为，该发明专利申请提出了一种基于双曲正切函数的新型神经网络的构造方法，包括如下步骤：构建完全对称的双曲正切函数，并确定双曲正切函数的取值区域；将所构建的双曲正切函数作为激活函数创建基于使用学习算法的多层感知机模型，所述双曲正切函数用于提取数据的特征，将可能的无限域变换到有限范围内；根据多层感知机模型构建卷积神经网络模型。

业内大多数读者会认为，该技术方案表面看上去还是“有模有样”的，那么该技术方案到底是“有模有样”，还是“表里不一”呢，笔者从专利代理师的角度给对该技术方案进行一个简要的解释。一般情况下，如果提交的发明专利申请中仅仅记载纯数学算法，而没有限定技术领域，且该方法的各个步骤与技术方案要解决的技术问题之间不具有明确的技术关联，方法涉及的计算因子不具有该技术领域相应的物理技术含义，并且未说明应用该方法能够达到解决该特定技术领域的技术问题的效果，那么该发明专利申请必定是要被驳回的，相信通过笔者的相关解释大多数读者还是能轻易识别出该方案明显不再“有模有样”，而是“表里不一”了。

还有，有些发明专利申请文件中会提出速算方法，很明显，速算方法也属于（二）智力活动的规则和方法，也就是说，人们根据该速算方法的思路，即使最终能够达到速算效果，但是必须在实施该速算方法过程中付出思维参与。

那么，发明人或者申请人就对此产生疑惑，所有的技术方案不都是必然要经过智力活动么？笔者认为，确实，申请人和发明人也认知到，技术方案必然要经过智力活动，授予专利权的发明申请也必然是技术方案。那么什么是技术方案呢？技术方案是指：对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。简而言之，技术方案可以认为是一种针对技术问题的技术指导方案，而智力活动规则仅仅是一种指导人们思维、推理、分析和判断的规则和方法。

笔者在处理审查意见过程中，还遇到了一种审查意见，这种审查意见指出，提交的发明申请技术方案中存在智力活动规则和方法，那么，此种情况下，提交的发明专利申请可不可能因为属于《专利法》第二十五条第二款的情形而被驳回呢？在判断涉及智力活动的规则和方法的专利申请要求保护的主题是否属于可授予专利权的客体时，应当遵循以下原则：

（１）如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。如果一项权利要求，除其主题名称以外，对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。

（２）除了上述（１）所描述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”

按照《专利审查指南》第二部分第一章第 4.2 节规定，在判断涉及智力活动的规则和方法的专利申请要求保护的主题是否属于可授予专利权的客体时，应当遵循的第（2）项原则：除了上述（１）所描述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。因此，如果技术方案中既存在技术方案，又包含智力活动规则和方法，那么，发明专利申请是不会因为违反专利法第二十五条而被驳回的。

综上所述，当发明人或者申请人遇到审查意见时，不要慌乱，一定要以原始申请文件为基准，及时与专利代理师进行沟通，在专利代理师对专利法及实施细则的深刻理解下，并配合自身对技术方案的深刻理解，共同完成审查意见的答复，这样，发明专利申请的授权率一定会大大提高。

 

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