同样的发明创造和同样的发明或者实用新型

作者：罗健龙 来源： 时间：2019-05-20 点击次数：4389次

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2018专代考试临近，这让我想起去年备考时，翻着论斤重的考试指南，对于“同样的发明创造”和“同样的发明或者实用新型”总是傻傻分不清楚。加之大部分代理人出身理工科，起初由于不擅长“咬文嚼字”，应该也吃了不少苦头。今天就来“嚼一嚼”这两个同样，首先从法条和审查指南出发，看看它们对“同样的发明创造”和“同样的发明或者实用新型”是如何说的。表中，A代表中国专利法，R代表中国专利法细则，例如A9表示专利法第九条。

从上表可以看出，同样的发明创造出现在条文A9和R41中，说的是重复授权的问题，而同样的发明或者实用新型出现在条文A22中，说的是新颖性问题，两者在审查指南中都出现在了第二部分第三章新颖性的章节里。而且，两者所属的条文A9和A22既是确权程序中可驳回条款，也是授权后无效宣告的理由，可见其重要性，那么两者到底有些什么样的区别呢？

首先主体不尽相同，前者说的是发明创造，而发明创造在专利法第二条有明确规定，本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。只是外观设计自身的特点导致判断标准与发明或者实用新型不一样，外观设计没有权利要求书和说明书，所以我们在说到同样的发明创造一般说的就是发明或者实用新型，但是外观设计依然需要满足不能重复授予专利权的原则；而同样的发明或者实用新型涉及的只是发明或者实用新型。另外，在审查指南第二部分第三章对同样的发明创造的处理中提到：对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上专利申请或专利中存在的保护范围相同的权利要求。从理解的角度来看，同样的发明创造可以等同于保护范围相同的权利要求。

其次，两者最主要的区别还在于对“同样”的理解。如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。而且在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术、申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。可以看出，两者对于“同样”的要求是不同的，同样的发明创造比较的对象只能是权利要求与权利要求，并且只要保护范围存在不同就不是同样的发明创造；而同样的发明或者实用新型由于涉及到新颖性问题，要满足新颖性的审查原则和相关审查基准，比较的对象主要是本专利申请的权利要求和对比文件全文。这里值得注意的是，在审查指南第二部分第三章对同样的发明创造的处理中还提到：权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。有专家认为：如果一件专利申请权利要求的保护范围比另一件专利申请权利要求的保护范围小，即使其全部落入另一件专利申请权利要求的保护范围之内，仍然应当认为两者要求保护不同的发明创造，不能认为这两项权利要求不符合专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利专利权的问题。

你可能会问，为什么对于判定是否为同样的发明创造的要求要比新颖性的判定宽松很多？最后，我认为很重要但容易忽略的一点是，在审查指南第二部分第三章对同样的发明创造的处理中提到：在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据专利法第二十二条第二、三款，而不是根据专利法第九条对在后专利申请或专利进行审查。“同样的发明创造”和“同样的发明或者实用新型”在我看来是相互补充的存在，这是因为虽然新颖性审查的适用范围已经包括了现有技术和存在抵触申请的情况，但是不管是现有技术还是抵触申请，都没有涉及到在申请日当天提出专利申请的情况，这个时候无法用新颖性的相关标准去审查，那么如果遇到同日申请，包括申请人相同和不同的情况，其技术方案相类似的时候该如何处理呢，这个时候就要用到专利法第九条的不能重复授权原则去处理同样的发明创造问题了。也就是说，虽然同样的发明创造的判定要求相比新颖性宽松，这是因为同样的发明创造只可能出现在小概率同日申请的情况，而对于大部分不同日申请的情况，还是要用到专利法第二十二条第二、三款进行审查。

上述对于是否为同样发明创造的判定，从新颖性的适用范围不包括同日申请的角度作了解释。然而，实践当中随之而来的一种情形是，对于同一发明人同日申请的时候，由于此时是同日申请，无法适用专利法关于新颖性和创造性的判定，只能根据前述同样发明创造的判定标准进行审查，那么发明人在同日申请的这一系列专利申请中，如果仅对权利要求稍作变化使其满足不为同样的发明创造，那么在符合其他授权条件的情况下，是否这一系列专利申请都可以授权呢？从笔者目前的理解程度来看，答案是肯定的，可以授权，但是这样的撰写方式是否能够起到专利布局的作用，或者说达到申请人的目的，而避免成为非正常申请的可能，可能还需要在实践中更多的的思考与总结。

在我看来，不论是对法条的理解还是在撰写过程中，咬文嚼字从来不是目的，是为了达到目的的一种手段，这个目的对专利代理人来说就是如何更好地去为发明人争取到更大更稳定的保护范围。

 

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