浅谈审查意见中关于创造性的答复

时间：2018-11-28 点击次数：3794次

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在发明专利申请实质审查过程中，审查员发出的所有权利要求都不具备创造性的审查意见越来越多，而发明具备创造性是授予其专利权的必要条件之一，本人结合自己的浅陋经验从如下几个方面介绍当代理人收到国家知识产权局发出的所有权利要求都不具备创造性的审查意见通知书应当怎样答复，仅当抛砖引玉。

一、对待审查意见的心态

首先答复审查意见的过程是与审查员进行沟通的过程，代理人应当平和与审查员对立的心态，同时引导发明人认识到审查意见是审查员从另一个角度帮助申请人探寻发明对现有技术所作出的实质性贡献的过程，有助于专利授权后的稳定性。再者代理人必须抱有坚定的信心，不要轻言放弃，不要轻易被审查员说服，要以认定专利有创造性的心态去认真阅读审查意见。

二、审查意见的阅读

审查意见一般会先给出对比文件，要首先确定对比文件是否属于《专利法》第22条第3款规定的可用于评价本申请创造性的现有技术，例如对比文件相对于本申请是申请在先公开在后的中国专利文件则不可用来评判创造性。

再者审查意见会给出相应的结论，一般分为三种：1.申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改；2.申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授权专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的部分和规定之处进行修改，否则将不能授予专利权；3.专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。第1种结论代表审查员认定了本申请具备了授权的可能仅需修改部分不明确的内容而发出的审查意见，此时需要代理人把握好答复的度，不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的保护范围；第2种结论代表审查员还不确认本申请不具备创造性而发出的审查意见，此时需要代理人把握住机会详细论证引导审查员增加本申请授权的信心；第3种结论代表审查员认定了本申请没有可被授予专利权的可能，此时需要代理人从细微之处寻找绝处逢生的机会，否则本申请前就很有可能驳回。

最后通知书的正文一般会详细给出审查意见的论述，该论述一般按照事实认定和法律适用两部分来进行撰写，对于事实认定部分需代理人对“相当于”、“惯用技术手段”、“常规选择”和“实质相同”等字眼格外重视，从所处的技术领域、解决的技术问题和产生的技术效果进行评判，代理人需思考事实认定部分是否正确进而引导发明人进行思考。在分析审查意见所作出的事实认定是否正确之后，需要在此基础上进一步考虑其“法律适用”是否合适，就法律适用错误来说，主要包括两方面的情况：其一，审查意见中存在有事实认定错误导致的法律适用错误；第二是审查意见中的事实认定虽然正确，但由于审查员对《专利法》第22条第3款的法律条文理解不正确而导致的法律适用错误。对于第一种由于事实认定错误导致的法律适用错误，通常在给出正确的事实认定的基础上说明审查意见不符合相关法律法规规定或者本申请符合法律法规规定即可；对于第二种由于法律理解错误而得出的法律适用错误，例如对于一件能产生有益技术效果的申请，审查意见通知书中仅从本发明未能产生预料不到的技术效果得出本申请不具有突出的实质性特点和显著的进步，进而认定本申请不具备创造性，就属于法律适用错误的情况，需要代理人列出相关法律法规，指明法律适用错误的原因。

三、审查意见的答复

通常审查意见的答复可根据上述分析结果采用意见陈述或者修改权利要求并结合意见陈述的答复方式，必要时提供相关的证据，一般来说不轻易修改权利要求。

对于创造性的判断一般采取三步法的方式进行判断，即第一步确定最接近的现有技术、第二步确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，第三步判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见是否存在技术启示。需要注意的是三步法并不是评价创造性的唯一方法，当采用三步法很难答复时，可考虑《专利审查指南2010》给出的另外一些评价方式，会达到柳暗花明又一村的效果，例如：“发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”、“发明克服了技术偏见”、“发明取得了预料不到的技术效果”、“要素省略的发明”以及“发明在商业上获得成功”，其中发明取得了预料不到的技术效果可包括：1.组合发明中，技术特征的组合产生了1+1>2的效果；2.选择发明中因该选择的范围使得发明产生了预料不到的技术效果；3.转用发明中因转用而使得发明产生了预料不到的技术效果；4.已知产品的新用途发明产生了预料不到的技术效果；5.要素关系改变或替代的发明，产生了预料不到的技术效果。

最后，通过审查意见的答复可以看出，在原始申请文件中多一分记载，授权就会多一分机会，答复审查意见时，我们多一份坚持，就可对授权及授权范围多一份的把握。

 

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