电话

专利申请被驳回后如何行政救济

作者:胡荣华 来源: 时间:2020-02-16 点击次数:3538


 


      《专利法》规定,根据审查意见,专利申请文件经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合专利法规定的,应当予以驳回。那么,收到驳回通知书,是不是就相当于被下了死亡通知书呢?严格地说,不一定,因为不排除有误诊的可能性。那么,拿到驳回通知书的发明人和申请人,还可以做点什么来救济被审查驳回的专利申请呢?下面我们就来看看如何救济。

第一步,申请人应仔细阅读驳回通知书上写明的驳回理由,弄清楚此专利申请为何会被驳回。驳回原因,一般分为以下几类:

(一)此专利申请属于法定不能被授予专利权的情形。

专利法》第五条的规定,违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不能被授予专利权。

再如《专利法》第二十五条的规定,对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计,也不能被授予专利权。

需要特别提到的一种情况是,根据《专利法》第九条的规定,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,如果实用新型未获得授权,或先获得的实用新型专利权已终止,发明则仍然无法被授予专利权。所以针对发明和实用新型同时申请的专利申请,请注意在发明专利审查期间缴纳年费以维持实用新型专利的有效性。

(二)《专利法》第二十二条对可以被授予专利权的专利申请应具备的新颖性、创造性、实用性的三性作了明确的规定。如果发明专利申请在实质审查阶段,在申请保护的权利范围内修改了申请文件,但仍被判断为缺乏新颖性、创造性和实用性,被驳回在所难免。相对于发明专利申请来说,实用新型和外观设计专利申请仅进行初步审查,对应具备的新颖性、创造性和实用性要求也比较低,但也必须要有才能被授予相应专利权。否则,自然也会被驳回。

(三)《专利法》第三十三条及专利法实施细则第四十三条第一款的规定,申请人可以在原说明书和权利要求书记载的范围、原图片或者照片表示的范围内修改专利申请文件及提出分案申请。如果超范围修改或提分案申请,则属于应当被驳回的情形。

第二步 仔细看了专利审查员在驳回通知书上阐述的具体驳回原因后,认真分析此专利申请是否还有可以挽救的可能性,再在以下两条路中慎重选择一条进行第二步:

(一)放弃无谓的挣扎。如果此专利申请被驳回的原因,在于违反了专利法的禁止性规定,或是毫无发明创造的三性可言,那不妨直接放弃,以免时间和金钱的无谓消耗。毕竟,再挣扎也还是不能改变无法被授权的结局。

(二)向专利复审委员会提出复审请求。《专利法》第四十一条的规定,专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以向专利复审委员会请求复审。如果专利发明人或专利申请人无法信服驳回通知书中阐述的驳回理由,且认为有理由通过复审有望起死回生,那么由专利申请人向专利复审委员会提出复审请求是必然的选择。

(三)复审请求应注意些什么呢?

1.关于文件,需要注意以下三方面:

(1) 提交复审请求书,说明理由,必要时还应当附具有关证据。

(2) 复审请求书不符合规定格式的,复审请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该复审请求视为未提出。

(3) 提出复审请求或者在对复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

2.关于费用,应在规定的期限内,向国家知识产权局足额缴纳复审请求费:


(1) 请求人应在收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会提交复审请求书并按规定缴纳相应费用。

(2) 专利复审委员会发出的须请求人答复的通知书,申请人须在通知书上注明的答复期限内答复。如期满未答复,则视为撤回该复审请求。

(3) 在专利复审委员会作出决定前,复审请求人可以撤回其复审请求,复审程序终止。

(4) 审查周期:根据案件的审查难易程度不同,审查周期也不同。一般情况下,复审案件会在复审请求受理后2年内审查终结。

    第三步,则是在经过复审审理程序后,等待专利复审委员会发出复审决定书。复审的最后结果,分为以下三个类型:

 

最后一个问题,上面我们说的是针对专利申请驳回案件的行政救济途径,但并不是最终的救济途径。根据《专利法》的规定,针对专利申请的驳回决定,专利复审委的行政复议是进入行政诉讼的前置程序,所以专利复审程序是走向行政诉讼的必经过程。《专利法》第四十一条第二款规定,专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。司法救济途径,我们将另文探讨。


 

上一篇: 漫谈实用新型

下一篇: 最新专利业务办理系统注册及费减备案操作流程